Одним из важных условий защиты интеллектуальной собственности при перемещении товаров в Таможенном союзе является соблюдение принципа исчерпания прав применительно к товарным знакам и знакам обслуживания. Неправильное понимание и применение данного принципа на практике может свести «на нет» действие товарного знака в пределах Таможенного союза. Нам представилась возможность первыми в Беларуси представлять интересы одной из фирм Российской Федерации по нарушению прав на товарный знак в связи с применением принципа исчерпания прав в условиях уже действующего Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в Таможенном союзе. Дело рассматривалось в Коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. При подготовке искового заявления, к сожалению, не удалось найти научные исследования в этой области, а мои собственные изыскания, применительно к конкретному судебному спору, привели к следующим размышлениям, которыми и хотелось бы поделиться.
В связи со вступлением в силу с 01.01.2012 Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, а именно ст. 13, в умах специалистов сложился некий юридический каламбур о том, что в силу вступил региональный принцип исчерпания прав. Полагаем, что это произошло в результате смешения двух разных принципов действия прав на товарный знак: территориального принципа действия прав на товарный знак как таковой и принципа исчерпания прав на товарный знак. И эта путаница, как увидим ниже, приводит к серьезным негативным последствиям.
Фабула дела состояла в следующем. Российский владелец товарного знака и производитель косметической продукции при введении товаров в гражданский оборот ограничивал в договорах территорию распространения товара территорией Российской Федерации. Для распространения товара на территории Республики Беларусь владелец товарного знака заключил лицензионный договор с резидентом Республики Беларусь, в котором передавал права на территорию Республики Беларусь. Еще один резидент Республики Беларусь, пользуясь ст. 13 Соглашения, начал приобретать товар российского производителя и владельца товарного знака на территории Российской Федерации и ввозить в Республику Беларусь. Поскольку данные действия нарушали права лицензиата, который за счет своих средств проводил в Республике Беларусь рекламную кампанию и продвигал товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, на рынок Беларуси, российский владелец прав на товарный знак вынужден был обратиться в Коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь с иском о пресечении действий, нарушающих права на товарный знак.
Судебная коллегия в свою очередь отказала в удовлетворении исковых требований, сославшись на ст. 13 Соглашения. По мнению суда, «с 01.01.2012 вступил в силу региональный принцип исчерпания прав вместо ранее действовавшего национального принципа». При этом суд, к сожалению, не дал оценку доводам правообладателя товарного знака о порядке применения принцип исчерпания прав с точки зрения его действия в системе законодательства о товарных знаках.
Согласно ст. 13 Соглашения с даты вступления в силу настоящего Соглашения (с 01.01.2012г.) стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак – не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.
Для правильного применения ст. 13 Соглашения необходимо установить механизм действия принципа исчерпания прав на товарный знак, который действует во взаимосвязи с территориальным принципом прав на товарный знак и правами владельца товарного знака на его использование.
В силу того, что права на товарный знак возникают в результате его регистрации по национальной или международной процедуре, действие прав на товарный знак ограничивается территорией, на которую распространяется регистрация, то есть устанавливается территориальный принцип действия прав на товарный знак (статьи 1479 ГК РФ и 1018 ГК РБ).
Исходя из условия территориального принципа действия прав на товарный знак, законодательство Российской Федерации предусматривает право владельца товарного знака при передаче прав на товарный знак (знак обслуживания) определять территорию действия передаваемых прав, в том числе и ограничивать эту территорию. В соответствии с п. 3 ст. 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
Из буквального смысла данной нормы следует, что территориальный принцип прав на товарный знак при передаче прав действует по умолчанию. Иными словами, если правообладатель воспользовался правом ограничить территорию действия прав, то права передаются в отношении части территории, указанной в лицензионном договоре. Если территория в лицензионном договоре не ограничена, то подразумевается вся территория Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать заключение, что при установлении факта правомерности введения товаров в гражданский оборот как необходимого условия применения принципа исчерпания прав согласно ст. 13 Соглашения следует учитывать право владельца прав на товарный знак ограничивать территорию действия прав при их передаче. Иными словами, если владелец прав при их передаче не ограничил территорию действия прав, то товар будет являться правомерно введенным в гражданский оборот по умолчанию на всей территории действия прав. Если владелец при передаче прав воспользовался правом ограничить территорию их действия, то товар будет считаться правомерно введенным в гражданский оборот только для этой территории и не будет являться правомерно введенным в гражданский оборот для всей территории действия права.
Статья 13 Соглашения не изменяет существовавший ранее механизм действия принципа исчерпания прав, а лишь увеличивает территорию его распространения, с территории государства регистрации товарного знака на территорию Таможенного союза при условии, что владелец товарного знака эту территорию не ограничил.
При этом Соглашение не направлено на ограничение прав владельца товарного знака. В соответствии с п. 1 ст. 12 Соглашения владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими. Норма статьи 12 Соглашения подтверждает права владельца товарного знака, установленные национальными законодательствами и Республики Беларусь и Российской Федерации. Более того, расположение данной нормы ранее статьи 13 Соглашения, вводящей распространение принципа исчерпания прав на всю территорию Таможенного союза, подчеркивает неизменность прав владельца товарного знака, в том числе прав на ограничение территории действия передаваемых прав на товарный знак.
Практика расширительного толкования принципа исчерпания прав без учета территориального принципа действия прав на товарный знак и прав владельца товарного знака может в дальнейшем, как минимум, привести к незаконному заключению лицензионных договоров и причинению убытков и соответственно повлечь гражданско-правовую ответственность для владельца товарного знака. В качестве одного из негативных последствий можно также указать на то, что подобное расширительное толкование принципа исчерпания прав может ввести в заблуждение владельцев прав на товарные знаки, зарегистрированные в одной из стран Таможенного союза, при условии отсутствия регистрации знака в других странах. При таких условиях у дистрибьюторов может возникнуть желание зарегистрировать товарный знак владельца в другой стране Таможенного союза и запретить ему ввоз своего же товара на территорию этой страны со всеми вытекающими последствиями, в том числе и дополнительными судебными тяжбами.
Подготовка и рассмотрение данного спора в суде привела к выводу о том, что даже в сознании специалистов произошло смешение двух различных принципов, действующих в сфере правовой охраны товарных знаков: территориального принципа действия товарного знака и принципа исчерпания прав на товарный знак.
Так называемые «региональный», «национальный» или «территориальный» принципы исчерпания прав не существуют.
В статье 13 Соглашения идет речь о принципе исчерпания прав, безотносительно к какой-либо территории. Полагаем, что принцип исчерпания прав, установленный статьей 13 Соглашения, с учетом территориального действия прав на товарный знак, должен действовать по умолчанию: если товарный знак зарегистрирован на территории, например, Российской Федерации, и владелец знака не ограничил территорию его действия в лицензионном договоре, то принцип исчерпания прав по ст. 13 должен действовать на всю территорию Таможенного союза. Но если в лицензионном договоре предусмотрено ограничение территории действия знака, например территорией Республики Беларусь, то и принцип исчерпания прав по ст. 13 должен действовать только в отношении территории Республики Беларусь.
Однако изложенное выше не охватывает случаи, когда один и тот же товарный знак зарегистрирован в разных странах Таможенного союза на имя разных лиц. Или как будет действовать принцип исчерпания прав, если товарный знак будет зарегистрирован на имя владельца во всех странах Таможенного союза? И будет ли в такой ситуации принцип исчерпания прав конкурировать с правами владельца товарного знака?
Как видим, вопросов больше, чем ответов. Представляется, что применение принципа исчерпания прав является краеугольным камнем в системе действия товарных знаков. Я не претендую на полную правоту сделанных выводов, интересно услышать мнения коллег по изложенной проблематике и ознакомиться с теоретическими разработками по проблеме применения принципа исчерпания прав.
ПОДВЕРСТКА
Предлагаем специалистам высказать свою точку зрения на проблему, затронутую в статье белорусского эксперта. Статьи можно присылать по адресу: olga.zaikina2012@gmail.com
Редакция журнала
Кира Касьянова, партнер адвокатского бюро «Демидович, Касьянова & партнеры» (Республика Беларусь), обозначила неожиданную правовую проблему в сфере защиты интеллектуальной собственности, которая возникла в результате создания Таможенного союза.
Журнал "Таможенное регулирование. Таможенный контроль" № 1 2014 г.
